在中国,由专利保护而引发的革新,尤其是那些大的中资企业和私有高科技企业,已成为一个众所周知的口号。从2000年至2005年,在美国专利商标局(U.S.PTO)备案的中国申请人越来越多,从469人增加到了2127人。2005年至2006年,中国申请人备案的PCT申请数则增长了56.8%。
备案的增加毫无疑问从正面说明了中国公司尊重专利保护,中国政府也支持这种保护。与此同时,学者和评论员也提醒,专利,尤其是对高价值的技术而言,要更加注重质量,而不是数量,这是因为,强而有力的专利使专利人具有控制力,并在市场上,特别是在美国市场上,拥有压倒其竞争者的优势。比如,一个美国专利人可以利用其强而有力的专利进行攻击,在美国对其对手提起专利侵权诉讼,以期获得禁制令和货币损害赔偿金,或通过许可抽取版税。
此外,强而有力的美国专利可以成功应对恶意的关于专利无效和/或无实施力的挑战。作为在先技艺,美国专利申请可能会因为不确定,不可实施性或已有先例(也就是不新颖)或显而易见(也就是缺乏创造步骤)而被认定无效。美国专利法为竞争者使一项专利无效或不具有实施性提供了以下三种独特的机制,而这三种机制并不为中国企业所熟知。
1.不公平行为
首先,在美国,特别是在有关医药的专利诉讼中,目前不公平行为是对专利侵权采取的一种普遍辩护方式。即使不公平行为实际上并不适用于某项专利的所有权利要求书,但它仍然可以使某项专利的所有权利要求书成为不可执行的。
特别要注意的是,与某项美国专利申请的备案和审查相关的每个个人,在与美国专利商标局打交道时,都有义务保持坦诚和善意,包括向美国专利商标局披露所有其知道的关于此项专利的重要信息。与一项专利申请的备案和审查“相关”的个人不仅包括发明者,律师或专利代理处,还包括其他的人,比如那些参与此申请的准备和审查的个人,以及与发明者有关的人,与受让人或其他任何有义务转让此申请的人有关的人。
一旦违反了对美国专利商标局进行信息披露的应有义务,就构成了不公平行为,比如,任何与某个专利申请的备案和审查“有关”的个人,在专利申请的审查期间,未向美国专利商标局披露已知的重要信息,或提供了根本上错误的信息。在决定是否构成不公平行为时,法庭主要着眼于两个因素:(1)未披露的或错误的文件或信息是否对专利很重要;和(2)此重要文件或信息未被披露是源于有意欺骗。之后,法庭会衡量重要性和意图来决定是否构成不公平行为。例如,最近美国案例中有一个趋势就是,如果重要性为高,则可由此推断出其意图。
不公平行为由地区法庭的法官而不是陪审团来决定。从最近的案子来看,法庭决定重要性和意图的标准并不清晰,所以有人要求立法改革,但是看起来并不可行。
为避免非披露问题,在信息披露证明(IDS)审查期间,申请人应当向美国专利商标局备案全部有信息披露义务的人已知的重要信息。由于非披露可能导致严重的无实施力的结果,备案IDS是很重要的。
但是,很多中国公司对美国的IDS和不公平行为缺乏认识。甚至那些知道此程序的见多识广的中国公司,他们也可能会选择对其视而不见,或未能按照规定办事,这是因为他们将IDS视为一种太昂贵的行政行为,或误解了其重要性。一旦美国法官后来裁定此保留的信息很重要,并从中推断其意图,则前述两个理由都不能避免专利无实施力的结局。因此,为获得强而有力的专利,通过IDS备案,向美国专利商标局提交相关资料和其他重要信息是非常重要的。当然,所提供的重要信息不能是假的。另外很重要的一点是,要认识到,在获得专利前,披露义务是一直有效的。
II. 发明人
一旦发现在必要的材料和意图不诚实,不恰当的发明人就可能使一项专利无效,或使其无实施力。
在美国,观念是发明的基石。决定发明人的决定性因素是谁构思出了这项发明。发明是主意的构想的完整发展,通过足够的细节,达到预期的目标,这样,余下的工作就是将发明变成实体存在,也就是,付诸实践,而这些只需要应用常规技巧。
任何对此发明的观念至少拥有某一项权利的人都应当被视为发明人。但是,那些只是在发明人的指导下应用一般技巧将此观念付诸实践的人不能被视为发明人。
即使发明人工作地点不同,或者工作时间不同,或者甚至不是每个发明人都对每项权利的内容有贡献,他们也可以联合申请一项专利。
发明人的重要性源自美国的物权法。在美国物权法中, 物权是私有的。所以,专利权,在不存在转让时,是发明者的智力财产。然而,中国文化中并不存在私人拥有的物权,个人的成就通常属于更大的工作单位。在中国,即使实际上一项专利只是由一个人发明的,很多在同一个单位的其他人,比如老板和其他同事,也可以被列为发明者。一项专利有太多的发明者,这在中国也许不是个问题,但是在美国,虽然在没有欺骗意图的情况下,可以修正不恰当的发明人,但在申请专利时还是会带来很多问题。
同时,没有列全发明者会带来更严重的问题,尤其是如果被排除在外的发明者是在另外的公司供职。这样,这种排除在美国可能会影响到专利所有权,而且,其在美国的竞争者,在某起诉讼的调查中,一旦发现排除此发明者是有意欺骗,就可以提出此专利无实施力。在那种情况下,修正发明人就不起作用了。即使被排除的发明者并没有欺骗意图,不公平行为本身就可以使所有的权利要求书不具实施力。此外,在美国法律下,假使排除某个发明者并不是故意,而且事后也将其补添在发明者之列了,这个发明者,因为没有签署与此相反的协议,也可以放弃此专利的权利,或将其授权给竞争者。因此,对一项强而有力的美国专利而言,恰当的发明人也举足轻重。
III 最佳模式
最后,未能披露制造发明的最佳模式也可能导致一项专利的非有效性。而且,故意隐瞒最佳模式也构成了不公平行为,使一项专利的所有权利要求都无法实现,甚至包括与未披露的最佳模式无关的那些权利。
美国专利法规定,当一项专利申请备案时,其最佳模式就应当在提供的详细信息中进行披露。因此,在未丧失在美国的原始备案日期时,未披露的最佳模式是不能被添加进去的。
最佳模式是指,如果后备案的美国专利申请要寻求获得中国申请的在先利益,自在中国申请备案之日起,发明者中的每个人都认为其模式为最佳。值得注意的是,每个发明者可能会有不同的最佳模式。
很显然,这使在署名发明者时,列出全部发明者是很重要的。在署名不全的情况下,后署名的发明者的最佳模式可能根本就没有被披露,从而导致与此最佳模式相关的任何其他的权利要求都无效。
此外,美国法律目前只要求披露最佳模式,而并不要求申请者在申请中主张权利,或强调在详细信息中所披露的例子中哪种是最好的模式。而且,如果发明者实际上并没有最好模式,则不需要披露任何模式,即使在相关备案日期后,发明者实际上发展了一个最佳模式,也是如此。
由于中国专利法并没有最佳模式的规定,很多最初由中国申请人向在中国的美国知识产权局(SIPO)备案的中国专利申请或PCT申请,可能并没有披露最佳模式。如果这些中国专利申请文件被作为在先文件申请美国专利,则在申请美国专利时,修改详细信息并将最佳模式包括在内至关重要。但是,对于PCT申请,在进入美国国家级程序时,在不违反PCT新物质禁止的情况下,是不可能将最佳模式纳入其中的。所以,如果中国公司要在美国通过PCT申请而获得专利保护,非常关键的一点是,在初次向美国知识产权局递交PCT申请时,一定要将每个发明者的最佳模式纳入其中。




